美国商标法第八条(b)指出,以本法第十二条(c)规定予以公告的注册商标,注册人应于注册后第六年届满前一年内(即商标注册后的第五年到第六年间)向美国专利商标局提交使用声明,声明该商标在商业中继续使用在指定商品/服务上,或声明注册人未使用该商标是基于其他特别事由,并且这种未使用并没有放弃该商标的意思。否则,在自注册公布之日起第六年届满时,美国专利商标局将撤销该商标注册。
在实践中,我们不难发现很多注册人都没有注意或重视此项规定,认为只需要等10年有效期届满前进行续展就可以维持该商标的有效性。因此造成了一大批美国已注册商标因没有及时提交继续使用证明而被撤销。
商标所有人和从业者必须注意有关商标的“真实使用意图”这一问题,切实了解收集整理有关证明每项申请/注册中的每项商品或服务的使用意图以及商标实际使用的材料的重要性。
在美国,无论在第44(e) 条或是在马德里协议(the Madrid Protocol)项下,商标申请人在根据其使用意图或一项外国注册提交申请时必须声明其使用某一商标的真实意图。如果申请中要求的货物和服务比在美国背景中使用某一商标的真实意图宽泛,则该申请易受到抨击。所有注册者都必须定期证明其持续使用注册中所要求的所有货物和服务或删除未使用的货物和服务。尽管有这些规定,仍常常可以发现这样的情况,即申请中要求较宽泛的货物和服务类别,而其中包括一些申请者并无意在美国提供的货物和服务。近期的动态使得这一并非不寻常的做法冒有更大的风险。